商標登録するより先に商標を使用をしようしていたら…？

商標を登録より先に使用していた場合、どうなる？

自社が使用している商標と同じ商標（又は類似する商標）を、同じ（又は類似する）商品・役務について、自社よりも先に、他社が商標登録した場合、どうなるでしょうか。

特に、他社がその商標の使用を開始する前から自社で先に使用していた場合や、他社がその商標を出願する前から自社で先に使用していた場合、どうなるでしょうか。

結論としては、

自社で先に使用している商標と同じ商標を、同じ（又は類似する）商品・役務について、他社に商標登録されてしまうと、自社の商標の使用は他社の商標権の侵害となってしまいます。

日本の商標制度は、

ネーミングやロゴのデザインを考えた人、先に使用していた人に、独占権を付与するものではなく、
先に商標出願をした人に独占権を付与するものです。

ですから、自社の商標と同じ商標を、他社に商標登録されるリスクを回避するためにも、自社で使用する商標は、商標登録しておいた方がよい、ということになります。

先使用による通常使用権

ただし、自社で先に使用している商標と同じ商標を他社に商標登録されてしまった場合でも、例外的に商標権の侵害とならない場合があります。

それは、先使用による商標の使用をする権利が発生する場合です。

先使用による通常使用権ともいいます。

先使用による通常使用権が発生する要件について簡単にまとめると、以下のとおりとなります。

• 他人の商標出願前から日本国内において、不正競争の目的でなく、その他人の出願に係る 商品・役務と同一又は類似の商品・役務について、その他人の商標と同一又は類似する商標を 使用していること
• その他人の商標登録出願の際に、自社の商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するもの として需要者の間に広く認識されていたこと（つまり、自社の商標が周知となっていたこと）
• その自社の商標を、同じ商品又は役務について継続して使用していること

上で説明しましたように、先使用による通常使用権が認められるためには、

他社の商標出願の際に、自社の商標が周知なものとなっている必要があり、ハードルの高いものとなっています。

また、先使用による通常使用権が発生しているかどうかは、

他社から商標権を侵害しているとして訴訟を提起された場合などに、裁判所にて判断されることになります。

仮に、先使用による通常使用権が認められて、商標権侵害を回避できたとしても、そもそも訴訟で争いになること自体が、自社にとって好ましいものではありません。

ですから、先使用による通常使用権をあてにするのではなく、やはり、自社で使用する商標権については、しっかりと商標登録をしておくべきだと言えます。