拒絶理由通知への対応

拒絶理由通知とは？

商標出願をしてから数ヶ月が経過すると、審査の結果が届きます。

特に問題がなければ、登録査定が届きます。登録査定が届いてから３０日以内に登録料を納付すれば、商標登録がされて、商標権が発生します。

一方、審査の結果、拒絶理由を有するものと判断されると、拒絶理由通知が届きます。

この拒絶理由通知に対しては、拒絶理由通知が発行されてから４０日以内に、何らかの応答をしなければいけません。

ここでは、主に、商標法３条１項各号に該当すると判断された場合、または、商標法４条１項各号に該当すると判断された場合の対応方法について、ご説明します。

拒絶理由が通知された際の対応方法としては、主に、以下の２つがあげられます。

拒絶理由通知への対応方法　＜１＞

特許庁から拒絶理由が通知された場合、願書に記載したすべての指定商品が拒絶理由の対象となっている場合と、一部の指定商品のみが拒絶理由の対象となっている場合があります。

特許庁から届いた拒絶理由通知書をよくよく読んでみることで、願書に記載したすべての指定商品が拒絶理由の対象となっているか、一部の指定商品のみが拒絶理由の対象となっているかを、判断することができます。

一部の指定商品のみが拒絶理由の対象となっている場合は、拒絶理由の対象となっている指定商品を削除することで、拒絶理由の対象となっていない指定商品のみについて、商標登録を受けることができます。

指定商品の削除は、手続補正書を提出することにより行います。

ただし、ここで注意が必要です。

拒絶理由の対象となっている指定商品について、実際に、その商標を使用している場合は、この対応はあまりお勧めできません。

仮に、このような対応で拒絶理由が解消し、商標登録を受けることができたとしても、実際に、その商標を使用している商品については、商標登録されていない状態となります。

商標出願の際は、その商標について実際に使用している商品だけでなく、料金の負担が大きくならない範囲で、使用していない商品についても、指定商品として願書に記載をすることがあります。

実際に使用している商品については削除し、使用するかどうかわからない商品についてのみ、商標登録を受けても、あまり有効だとは言えません。

指定商品の削除は、拒絶理由の対象となっている指定商品が、実際のビジネスとそれほど関係のない商品である場合にだけ、有効だと思います。

拒絶理由通知への対応方法　＜２＞

２つ目の対応方法としては、審査官の拒絶理由通知の判断に対して、反論するというものです。

拒絶理由の対象となっている指定商品の中に、どうしても商標登録をしたい指定商品が含まれている場合は、こちらの対応方法をとった方がよいです。

商標法３条１項各号に該当するという拒絶理由であれば、商標法３条１項各号に該当しない（つまり、識別力を有するものである）と、意見書で反論をすることになります。

具体的な例として、

商標「ばな奈」について、指定商品「菓子」で出願をした場合に、商標「ばな菜」は、バナナを使用したお菓子といった意味合いを想起させるもので、商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する商標であるとして、商標法３条１項３号に該当すると判断されたような場合

「ばな菜」は「バナナを使用したお菓子」のみの意味合いを想起させるものではない、と反論することが考えられます。

また、商標法４条１項１１号に該当するという拒絶理由（先に登録された他人の登録商標と同一又は類似するものであり、その他人の登録商標についての指定商品・指定役務と同一又は類似の指定商品・指定役務について使用する商標である、という拒絶理由）の場合

他人の登録商標と同一でもないし、類似するものではない、と反論することが考えられます。

ただし、拒絶理由通知に対して、審査官の判断を覆すことができるような意見書を作成することは、そんなに簡単なことではなく、専門的な知識と経験が必要となります。

そのような経験が十分でないような場合は、弁理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。